Ranking Revista IAM Licensing 250 - Edição 2011-2012
27/10/2011
É com grande prazer que anunciamos que o escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello foi considerado um dos melhores escritórios nas áreas de Patentes e Licença de Uso de Tecnologia pela última edição da revista IAM Licensing 250 - "The World"s Leading Patent & Technology Licensing Lawyers".
O sócio Eduardo Magalhães Machado também foi destaque nesta edição e está entre os melhores advogados da área.

Confira o ranking completo no link abaixo.
http://www.iam-magazine.com/licensing250/rankings/Detail.aspx?j=Brazil

Consumo em alta faz disparar imitação de marca
19/10/2011
Jornal Brasil Econômico, Editoria Justiça - Por Luciano Feltrin

Consumo em alta faz disparar imitação de marca
Antes restrito a cópias grosseiras, plágio de produtos e serviços ganha em sofisticação e já chega a casas noturnas e internet.

Um dos mais temidos efeitos do sucesso de uma empresa - a imitação - seja de uma marca, produto ou serviço, começa a se disseminar pelo país.
De refrigerantes a salgadinho, passando por remédios e postos de gasolina. Nada parece escapar da possibilidade de plágio. São empresas que pegam carona em uma idéia já consolidada e se aproveitam da capacidade de associação visual ou semelhança de nomes para confundir consumidores e ganhar espaço no mercado, oferecendo algo mais barato.
Antes pulverizado, esse tipo de problema vem se tornando cada vez mais comum com o desenvolvimento da economia e a chegada de importantes marcas estrangeiras ao país.
Uma empresa que sentiu na pelos estragos que a pirataria pode trazer aos negócios e à imagem foi a Konica-Minolta.
A fabricante de copiadoras teve que entrar na Justiça contra uma empresa chamada Ativa. Ela importava máquinas Minolta usadas adquiridas de terceiros e se recondicionava. O problema é que a recuperação do equipamento não era autorizada pela marca original, que num determinado momento foi processada por um consumidor que havia comprado os serviços da Ativa.
Após dez anos rodando na Justiça, o caso chegou ao fim. O Suprerior Tribunal de Justiça (STJ) deu ganho de casa à Minolta. Entendeu que houve a importação paralela e concorrência desleal à marca.
A empresa japonesa, no entanto, ainda aguarda os cálculos da Justiça para saber de quanto será sua indenização, explica Alexandre Lyrio, sócio do Castro Barros Sobral Gomes, responsável pela defesa.
"Não é uma conta simples, pois considera um período retroativo que irá apurar quais foram os benefícios da Ativa com o ato ilícito", diz o advogado, à frente de cerca de 50 casos de violação de propriedade intelectual ou uso indevido de marca.
Mais complexo do que simples utilização irregular de um nome é o que os especialistas chamam de violação de trade dress. Usado o jargão jurídico para definir o conceito conjunto-imagem que dá identidade a um produto ou serviço, é uma forma bem mais sofisticada de cópia.
"O trade dress são as cores, o conjunto visual e a formatação", define Marianna Furtado, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.
O problema é que, ao contrário da violação da marca, não há uma regulação clara para enquadrar os infratores, acredita a advogada.
"A ferramenta usada nesses casos é a lei da concorrência e não uma lei específica", afirma a especialista, cuja banca acompanha 18 casos de violação de trade dress e outros 46 de uso indevido de marca.
Satisfeito com as normas existentes no país para coibir irregularidades do tipo, Rodrigo Borges de Carneiro, sócio do escritório Dannema, aponta a pouca familiaridade de alguns juízes para tratar do tema como um dos grandes obstáculos à defesa das empresas.
"Muitos deles ainda têm uma visão muito simplista e fechada. Acham que se o outro produto não tem o mesmo nome não há nenhum tipo de imitação e pronto, o que não é verdade".
O fato é que, às vezes, uma mísera letrinha é suficiente para dizer que é diferente. Mesmo que usando a associação com outra marca para acessar o mercado que atua.
Que o diga o Lounge de Ibiza Café Del Mar. Com mais de 150 franquias espalhadas pelo mundo, a casa noturna caminhava para ganhar outro franqueado no Guarujá. As negociações não vingaram. Isso, porém, não impediu que a cidade do litoral sul paulista visse o surgimento de um genérico: o Café del Mare.
Com aparência, danças típicas e várias semelhanças em relação à casa de origem européia, registrou os dois domínios na internet, o que serviu como importante argumento para que Alexandre Lyrio, advogado que atua no caso, conseguisse uma decisão judicial para suspender o uso de marca original.
"O registro configurou má fé, pois quem digitava no site da marca original era enviado para a página da casa do Guarujá", afirma Lyrio.
Ainda em caráter liminar, a Justiça determinou recentemente que a casa do litoral paulista deixa de usar a marca.
Em caso de descumprimento da decisão, terá que pagar multa diária de R$ 20 mil, podendo atingir teto de R$ 1 milhão. Caso alcance esse valor, o Café Del Mare terá de fechar suas portas.
"É a forma correta de inviabilizar um negócio ilícito".

Precauções devem começar já a partir do ponto de venda

Campo fértil para imitações, marcas que atuam com alimentos e bebidas precisam estar atentas para denunciar o surgimento de piratas no ponto de venda. "Fiscalizar a distribuição no varejo é um bom caminho para evitar esse problema", recomenda Rodrigo Borges Carneiro, do Danneman.
A popularização da Internet como ferramenta de busca também tem tido efeitos perversos para algumas empresas. "Temos o caso de um grande shopping center de São Paulo cujo site está sendo imitado. O endereço tem uma pequena inversão, o que confundo os clientes e direciona parte deles para a página errada", exemplifica Pedro Carneiro, especialista em propriedade intelectual do escritório PLKC.
Carneiro, do Danemann, estima que, na maior parte das vezes, os casos de uso irregular de marca não chegam ao Judiciário. L.F.

Pirataria Variada
- A forma mais simples de copiar um produto, principalmente alimentos ou bebidas, é usa o nome ou design parecidos para confundir e atrais clientes.
- O registro dos imitadores, porém, é bem sofisticado. É cada vez mais comum que a cópia inclua também o conjunto de características que formam um produto. Esse conjunto é conhecido como trade dress.

Grife responde por uso de nome de ator
13/4/2011
Grife responde por uso de nome de ator
Arthur Rosa | De São Paulo
13/04/2011

A rede de lojas de roupas masculinas e femininas AD Fashion, com 50 pontos de venda no país, venceu em primeira e segunda instâncias uma ação em que é acusada de uso indevido da marca suíça AD -Alain Delon. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou recentemente provimento a um recurso apresentado pela licenciada da marca do ator estrangeiro no país, a Alain Delon Diffusion do Brasil, contra decisão da 3ª Vara Empresarial da capital.
A 9ª Câmara Cível do TJ-RJ manteve sentença da juíza Fernanda Galizza do Amaral, que julgou improcedente o pedido da licenciada. Ela considerou que a autora ainda não possui o certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e que apenas a companhia suíça poderia acionar a grife brasileira. "Desta forma, não resta caracterizado o uso indevido da marca por parte da empresa ré", diz a juíza na decisão.
A licenciada pede R$ 5 milhões de indenização pelo suposto uso indevido da marca, de acordo com o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello, que defende a grife brasileira, detentora da marca AD Eternum. "Eles não conseguiram provar que detinham quaisquer direitos sobre a marca", afirma o advogado.
A defesa da autora da ação, do escritório Alexandre Faria Advogados, informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A companhia alega que o registro da marca AD-Alain Delon foi concedido há mais de 20 anos e que a companhia suíça possui participação acionária na licenciada, dando-lhe o direito de acionar a grife brasileira.

Fonte: Valor Econômico.

Fúria de energético
6/5/2011
Fúria de energético
por Flávia Oliveira

A americana Hansen Beverage, fabricante do Monster Energy, foi à Justiça contra a MM de Oliveira, que produz o Mega Energy. Acusa a paranaense de concorrência desleal pela semelhança das embalagens das duas bebidas energéticas. A ação é da banca Montaury Pimenta. A 19ª Vara Cível de Curitiba mandou a MM parar de usar o layout. Cabe recurso.

Fonte: Coluna Negócios & Cia, O Globo.

Tribunal da beleza
8/6/2011
Tribunal da beleza
por Flávia Oliveira

A 5ª Vara Empresarial do TJ-Rio concedeu liminar ao Boticário em ação contra Água de Cheiro. A sentença mantida pelo tribunal, determina suspensão da produção, venda e divulgação da linha de produtos SBA SPA do Banho, da concorrente. O juízo acolheu a acusação de plágio da linha Nativa SPA O Boticário. Os advogados do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello chamaram atenção para a semelhança das cores, embalagens e disposição das letras nos rótulos. Cabe recurso.

Fonte: Coluna Negócios & Cia, O Globo

Coluna Direto da Fonte Sonia Racy
11/6/2011
Veia desentupida
O laboratório Torrent foi autorizado a voltar a produzir versões genéricas de dois medicamentos: o Rosuvastatina Cálcica e Rosucor, ambos para o colesterol.
O TJ-SP suspendeu a liminar obtida em primeira instância pela AstraZeneca. A multinacional acusa o Torrent de uso indevido de patente. "Seria preciso perícia química para provar ofensa patentária, o que não foi feito", explica Bruna Rego Lins, do Montaury Pimenta.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 11/06/2011

Escritório autoriza uso de calça jeans
21/6/2011
Escritório autoriza uso de calça jeans
Arthur Rosa | De São Paulo

Em toda última sexta-feira do mês, os clientes que visitam as unidades do escritório Souza, Schneider, Pugliese & Sztokfisz Advogados em São Paulo e Brasília encontram advogados e funcionários mais descontraídos, sem roupas sociais. O terno e a gravata dão lugar à calça jeans. Para ter o direito a usar a peça no "Jeans Day", no entanto, o empregado deve depositar em uma urna qualquer valor em dinheiro, que será doado a uma instituição de caridade.
No fim do ano, as urnas instaladas na recepção das unidades do escritório serão abertas para verificação do montante obtido com o Jeans Day, instituído em outubro. À soma, o escritório acrescentará valor igual. A primeira instituição a receber a doação será a Fundação Lia Maria Aguiar, que promove ações de inclusão social de pessoas carentes na região de Campos do Jordão (SP).
Os clientes que visitam o escritório no Jeans Day são avisados anteriormente e podem também aderir à campanha. Se usarem jeans, são convidados a doar qualquer valor em dinheiro. "Está dando certo. Fica um dia diferente. É uma forma de fugir do convencional e contribuir com a sociedade", diz o advogado Diogo de Andrade Figueiredo, sócio do escritório.
O "casual day" às sextas-feiras também foi adotado por outros escritórios. Mas nem sempre o jeans é permitido. No Demarest & Almeida, por exemplo, advogados e funcionários podem dispensar o traje formal e adotar um modelo "esporte fino". No Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, o jeans é liberado. Mas para homens deve vir acompanhado de uma camisa social e blazer. Tênis e camiseta são proibidos.

Fonte: Valor Econômico, 21/06/2011.

STJ impede indústria de utilizar marca Visa
13/5/2011
STJ impede indústria de utilizar marca Visa
Por Arthur Rosa

A Visa do Brasil venceu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma disputa com uma indústria de laticínios do município de Formiga (MG), que adotou a marca Visa em seus produtos. A 4ª Turma, em agravo regimental, reconsiderou decisão anterior e reconheceu o status de alto renome à marca, impedindo outras empresas de utilizá-la, mesmo em produtos e serviços não relacionados à área financeira.
No primeiro julgamento, a turma entendeu que a Visa não conseguiu comprovar que a marca era de alto renome. Em novo recurso, a companhia esclareceu aos ministros que a atual Lei da Propriedade Industrial - nº 9.279, de 1996 - não prevê mais a possibilidade de emissão de um certificado para essa situação. Foram apresentados, no entanto, documentos que demonstram que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com respaldo na proteção especial prevista no artigo 125 da norma, indeferiu diversos pedidos de registros de outras marcas iguais ou semelhantes.
"Antes, havia um certificado. Hoje, só se consegue o reconhecimento por meio de impugnação administrativa", diz o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello, que defende a Visa. Com a decisão favorável, a companhia quer tentar reverter - por meio de ação rescisória - outro entendimento desfavorável do STJ em disputa similar contra o mesmo grupo mineiro. A 3ª Turma negou, em recurso especial e embargos declaratórios, a proteção especial à marca.
Os ministros consideraram que não houve renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei nº 5.772, de 1971, ou aquisição de registro de alto renome, de acordo com o artigo 125 da Lei 9.279. "Verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou a Resolução nº 121, de 2005 para tal finalidade", afirma a relatora, ministra Nancy Andrighi.
No processo que corria na 4ª Turma, no entanto, a Visa conseguiu comprovar a proteção especial à marca. O ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, acatou a documentação apresentada pela companhia e reviu sua decisão. Os demais ministros seguiram o entendimento do relator. Para ele, "desde que devidamente registrada no INPI, tem proteção especial em todos os ramos de atividade a marca de alto renome se plenamente comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem". A defesa da indústria mineira informou que estuda como recorrer da decisão.
Para reforçar seu entendimento, o relator do caso citou precedente envolvendo a Associação Brasileira dos ex-Distribuidores Ford (Abedif). A 2ª Seção impediu a entidade de usar o nome da Ford em sua designação. A maioria acompanhou a posição do ministro Beneti e não acolheu embargos de divergência apresentados pela Abedif. Para ele, mesmo que no caso não haja intenção de concorrência com produtos, há a "indisfarçável tentativa de apropriação da identidade da marca, criada pela autora e por ela feita conhecida em todo o mundo.

Fonte: Valor Econômico, 13/05/2011.

A escolha da marca - muito além de uma estratégia de marketing
1/7/2011
A escolha da marca - muito além de uma estratégia de marketing
Texto de Ana Paula Affonso Brito

Ao iniciar um negócio, a escolha da marca, seja para uma linha de produtos/ serviços ou para identificá-lo globalmente, se torna um grande desafio. Afinal, o "nome" pelo qual os clientes e concorrentes passarão a conhecer o negócio deve ser instigante, inteligente, de fácil memorização; enfim, uma acertada jogada de marketing para a garantia de sucesso.

Ocorre que muitas vezes, uma marca que atraia o consumidor para os critérios de marketing, pode não ser a melhor opção sob o aspecto jurídico. Segundo a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), não são registráveis como marca as palavras ou sinais genéricos, necessários comuns, vulgares ou simplesmente descritivos quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aqueles usados normalmente para designar uma característica do produto ou serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Os problemas decorrentes da possível "má escolha de uma marca", normalmente, não surgem no princípio das atividades, mas sim, quando o negócio já estiver aquecido, o que, eventualmente, instigará um concorrente a utilizar sinal idêntico ou semelhante para o mesmo ramo de atividade. Palavras e expressões com relação, mesmo indireta, com a atividade são extremamente vulneráveis ao aproveitamento por parte do concorrente.

Há inúmeras situações, já em fase de disputa judicial, nas quais a justiça não reconheceu a proteção com exclusividade sobre uma determinada marca, mesmo havendo registro legitimamente concedido pelo INPI para esse sinal sem qualquer limitação de uso. O que acontece, na prática, é que a impressão do julgador sobre a vulgaridade da palavra ou sinal é que determinará o direito de exclusividade sobre a marca.

O problema está no limite tênue e subjetivo entre as marcas descritivas que têm direta relação com o produto ou serviço e, portanto, não podem ser apropriadas com exclusividade, e as marcas evocativas, que guardam certa relação com os produtos ou serviços, porém, não diretamente, sendo passíveis de proteção com exclusividade.

Há duas situações enfrentadas pelo judiciário brasileiro nos últimos anos que demonstram que a avaliação subjetiva do julgador é que definirá o impasse. Na primeira delas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2003, ao analisar a ação movida pelo famoso bar "BARRIL 1800" movida contra o estabelecimento "BARRIL BARRA 8000", entendeu que o radical "BARRIL" era um radical de uso comum para o segmento de restaurantes. Situação oposta ocorreu em 2010 quando a justiça de São Paulo entendeu que "BOA VISTA" seria um sinal suficientemente distintivo por conta do conjunto formado, passível de proteção com exclusividade. "A utilização por parte da ré, [...] demonstra potencial para confundir o consumidor, que facilmente é capaz de imaginar tratar-se de uma filial ou vice-versa [...]"

A diluição do elemento "BARRIL" da marca "BARRIL 1800" e a concessão de exclusividade para o titular da marca "BOA VISTA", ambas para serviços de bar e restaurante, são dois casos em que marcas semelhantes tiveram desfechos diametralmente opostos. Essas duas situações demonstram que é a impressão do julgador que definirá o impasse, não havendo uma fórmula para definição do que é evocativo e do que é descritivo.

A recomendação é que as marcas que guardam relação com a atividade, mesmo indiretamente, sejam evitadas, pois podem se tornar sinais fracos, passíveis de sofrer coexistência com sinais idênticos ou semelhantes de concorrentes diretos, mesmo após a concessão do registro pelo INPI sem qualquer limitação de uso.

Ana Paula Affonso Brito é advogada especializada em propriedade intelectual. É graduada e especializada em Propriedade Industrial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Intelectual e Inovação Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Fonte: Revista Gestão & Negócios (julho/2011)

Esquenta disputa sobre propriedade industrial no país
24/8/2011
Jornal Brasil Econômico
Esquenta disputa sobre propriedade industrial no país
por João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

Segundo especialistas, há uma década os litígios envolvendo patentes de áreas tecnológicas eram muito raros no mercado.

O Google surpreendeu o mercado na semana passada ao anunciar a aquisição da Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões. O movimento foi visto pelo mercado como uma tentativa de defender o Android, seus sistema operacional para celulares e tablets, das acusações de infração de patentes de concorrentes como Microsoft e Apple. Com a aquisição, a gigante das buscas incorporou 17 mil patentes.

No Brasil, segundo especialistas, esse tipo de disputa está longe de ocorrer - pelo menos no que diz respeito a empresas da área de tecnologia da informação. "Porém, as disputas envolvendo patentes de outras áreas tecnológicas têm crescido de modo exponencial", afirma Gustavo de Freitas Morais, sócio do escritório de advocacia Dannemann Siemsen.

De acordo com Luiz Edgard Montaury Pimenta, da banca Montaury Pimenta, Machado e Vieira de Mello, a crescente importância do mercado brasileiro no cenário internacional está tornando constante esse tipo de disputa. Ele diz que há cinco anos recebia uma consulta na área de litígio de patente a cada três meses. "Hoje, recebo uma por semana", afirma. "De uns três a quatro anos para cá e, sobretudo, nesse último ano, os litígios envolvendo patentes avolumaram-se de maneira impressionante.

Não esperávamos tamanho avanço na quantidade de litígios ou consultas sobre possíveis litígios." Além de patentes, os litígios da banca envolvem ainda outra frente da propriedade industrial: marcas. Em um deles, a rede americana Burger King, cliente do escritório, venceu a disputa judicial e impediu uma lanchonete do interior de Minas Gerais de usar sua marca.

Em outro caso, o escritório obteve decisão de segunda instância favorável à empresa chinesa Chen Hsong Asset Management, que produz máquinas injetoras. A marca Chen Hsong vinha sendo utilizada no Brasil há pelo menos 15 anos por intermédio de representantes. Um deles registrou a marca no país e gerou o litígio.

Patentes em alta
Pimenta acrescenta que o aumento da quantidade de patentes depositadas no Brasil ajuda a elevar a quantidade de disputas. Segundo dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI), os pedidos de patentes no Brasil passaram de 24.685 para 25.951 entre 2007 e 2009. Já os dados de 2010 indicam mais 28 mil pedidos, mas este índice pode chegar a 30 mil com os pedidos que chegam do exterior com a data original de depósito.

A maior parte dos pedidos de patentes no país é feita por empresas estrangeiras. No ano passado, foram 7.255 pedidos feitos por empresas sediadas no Brasil, contra 20.797 pedidos realizados por não residentes. Para Morais, o depósito por parte das empresas estrangeiras só não é ainda maior devido à notória demora do INPI na análise e concessão de patentes. "Ainda há muitas empresas com dúvidas se vale a pena depositar ou não patente no Brasil", afirma o especialista.

Pirataria
Morais observa ainda que a pirataria é outro elemento que deixa empresas estrangeiras receosas. "A pirataria é um problema sério. É a patologia da infração de direito de propriedade intelectual", afirma. Na avaliação de Alexandre Lyrio, sócio do escritório Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados, a legislação brasileira de propriedade intelectual e industrial é adequada, mas precisa ser melhor implementada para que o combate à pirataria de marcas e softwares se fortaleça.

"O nosso problema principal hoje não é legislativo. O problema está na implementação da legislação. São poucas, por exemplo, as delegacias voltadas a crimes de informática ou especializadas em propriedade intelectual", lembra o advogado. Apesar das limitações existentes, Lyrio acredita que o Brasil tem avançado. "A campanha contra pirataria de software, por exemplo, deu certo. No ano passado, nossa taxa de pirataria caiu dois pontos percentuais. São cinco anos de reduções sucessivas", observa.

AVANÇO
28 mil foi o total de pedidos de patentes feitos no Brasil em 2010, segundos o INPI. Esse número, contudo, pode chegar a 30 mil.

ANO ANTERIOR
26 mil foi o total de pedidos de patentes registrados no Brasil em 2009. Ou seja, o crescimento de um ano para o outro foi de 8%.

ESTRANGEIRAS
20,8 mil foi o total de pedidos de patentes feitos no Brasil em 2010 por empresas não residentes, ainda segundo dados do INPI.

SEM LICENÇA
54% foi o percentual de pirataria de software no Brasil em 2010, segundo a BSA, valor dois pontos percentuais abaixo do de 2009.

DISCORDIAS
- No comeco de agosto, a Apple conseguiu uma decisao que proibiu a vendas do Galaxy Tab, da rival Samsung, na Europa.

- De acordo com o Ministerio de Ciencia e Tecnologia, 25 empresas ja sinalizaram que querem fabricar tablets no pais.

- Para o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, situacoes como essa podem acontecer tambem no Brasil.